Компенсация за незаконное использование товарного знака взыскивается как с продавца контрафактных товаров, так и с их производителя


Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации опубликовал постановление по делу № 5939/12 от 11 сентября 2012 года, в котором рассматривался спор между обществом с ограниченной ответственностью, открытым акционерным обществом и закрытым акционерным обществом (завод). Суть рассмотренного ВАС в порядке надзора спора касалась ответственности изготовителя товара за неправомерное размещение товарного знака на упаковке, произведенной и маркированной другим лицом. Поводом к рассмотрению дела в порядке надзора стало обращение в ВАС общества с ограниченной ответственностью о пересмотре в порядке надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций, в части отказа в удовлетворении его требований, об обязании общества изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент “Наше”.

 

Фабула дела: Иностранная компания является владельцем товарного знака “Нame”, что подтверждается свидетельством о международной регистрации. В область охраны названного товарного знака входит, в том числе изготовление мясной продукции, паштетов. В то же время, мясоперерабатывающий завод по договору поставки изготавливал паштеты под обозначением “Наше” для открытого акционерного общества. Компании стало известно о незаконном использовании обществом обозначения, содержащего словесный элемент “Наше”, имитирующего товарный знак “Нame”. В результате, компания потребовала взыскать с организации-заказчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере двукратной стоимости товаров, на которых были незаконно размещены обозначения, а также уничтожить контрафактную продукцию.

 

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования компании в полном объеме. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций отказались удовлетворить требования к заводу об изъятии и уничтожении контрафактной продукции, а также выплате компенсации. При этом, суды указали, что поскольку производитель самостоятельно не использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком компании и не вводил товары в гражданский оборот, то в его действиях нет признаков нарушения исключительных прав компании на товарный знак.

 

Коллегия судей ВАС передала дело в Президиум, указав, что для решения вопроса о привлечении завода к ответственности могут быть применены различные подходы. Президиум ВАС не согласился с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций и удовлетворил заявление компании, мотивируя свое постановление следующим. Если производитель продукции расфасовывает свой товар в упаковку, на которую другим хозяйствующим субъектом, должностным лицом незаконно нанесен товарный знак, принадлежащий третьей стороне, то его действия следует расценивать как создание, введение в оборот контрафакта.

 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что применение в настоящем деле к заводу ответственности за нарушение исключительных прав компании на товарный знак, является правомерным. Это обусловлено тем, что подобным образом изготовителем нарушается исключительное право на владение товарным знаком, даже если непосредственной реализацией товара он при этом не занимался. Таким образом, у судов апелляционной и кассационной инстанций отсутствовали основания для отмены решения суда первой инстанции, которым требование компании удовлетворено в полном объеме.

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

№ 5939/12

Москва 11 сентября 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в

составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М.,

Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Козловой О.А.,

Моисеевой Е.М., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью

«Хаме с.р.о.» (Hame s.r.o.; Чехия) о пересмотре в порядке надзора

постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011

и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа

от 25.01.2012 по делу № А41-8764/10 Арбитражного суда Московской

области.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Хаме

с.р.о.» (истца) – Зеленин А.Д.;

от закрытого акционерного общества «Лыткаринский

мясоперерабатывающий завод» (ответчика) – Убоженко Г.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Сарбаша С.В., а также

выступления представителей участвующих в деле лиц, Президиум

установил следующее.

Акционерное общество «Леош Новотны» (Leos Novotny a.s., Чехия,

правопредшественник общества с ограниченной ответственностью «Хаме

с.р.о.»; далее – общество «Хаме с.р.о.») обратилось в Арбитражный суд

Московской области с иском к открытому акционерному обществу

«Рузком» (далее – общество «Рузком»), закрытому акционерному

обществу «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» (далее – завод)

об обязании общества «Рузком» изъять из оборота и уничтожить за свой

счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых

размещено комбинированное обозначение, включающее словесный

элемент «Наше», сходный до степени смешения с товарным знаком

«Наme»; о взыскании с общества «Рузком» 4 299 339 рублей 40 копеек

компенсации за незаконное использование этого комбинированного

обозначения; об обязании завода изъять из оборота и уничтожить за свой

счет контрафактные товары,этикетки, упаковки товаров, на которых

размещено комбинированное обозначение, включающее словесный

элемент «Наше», сходный до степени смешения с товарным знаком

«Наme»; о взыскании с завода 4 299 339 рублей 40 копеек компенсации за

незаконное использование названного комбинированного обозначения

(с учетом уточнения требований).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требований относительно предмета спора, привлечено общество с

ограниченной ответственностью «Банкон».

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.07.2010 в

удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда

от 21.10.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского

округа от 14.02.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда

апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое

рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.06.2011

исковые требования удовлетворены.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда

от 17.10.2011 решение суда первой инстанции от 24.06.2011 отменено. С

общества «Рузком» в пользу общества «Хаме с.р.о.» взысканы

4 299 339 рублей 40 копеек компенсации за незаконное использование

комбинированного обозначения, включающего словесный элемент

«Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Нame», а

также 36 141 рубль 14 копеек расходов по госпошлине. В удовлетворении

остальной части требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением

от 25.01.2012 постановление суда апелляционной инстанции от 17.10.2011

оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской

Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления суда

апелляционной инстанции от 17.10.2011 и постановления суда

кассационной инстанции от 25.01.2012 общество «Хаме с.р.о.» просит их

отменить в части отказа в удовлетворении его требований, ссылаясь на

нарушение арбитражными судами единообразия в толковании и

применении норм права, оставить в силе решение суда первой инстанции

от 24.06.2011.

В отзыве на заявление завод просит оспариваемые судебные акты

оставить без изменения как соответствующие действующему

законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве

на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей

участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит

удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела,

общество «Хаме с.р.о.» является владельцем товарного знака «Нame», что

подтверждается свидетельством о международной регистрации № 726510.

Товарный знак «Нame» зарегистрирован по классам МКТУ 5, 29, 30, 32,

33, 35, 36, 37, 39 – 42 в соответствии с процедурой, предусмотренной

Мадридским соглашением о международной регистрации знаков

1891 года. В область охраны названного товарного знака входит в том

числе изготовление мясной продукции, паштетов.

В 2009 году обществу «Хаме с.р.о.» стало известно о незаконном

использовании обществом «Рузком» обозначения, содержащего словесный

элемент «Наше», имитирующего товарный знак «Нame» и сходного с ним

до степени смешения по признакам графического сходства, на жестяных

литографированных банках для мясных и печеночных паштетов (письмо

общества с ограниченной ответственностью «Вяземское учебно-

производственное предприятие Всероссийского общества слепых» (далее –

предприятие) от 06.11.2009 № 1260, письмо главного бухгалтера

предприятия об отгрузках в адрес общества «Рузком» в период

с 18.09.2009 по 02.10.2009).

Данное обстоятельство послужило причиной обращения общества

«Хаме с.р.о.» в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании договора поставки от 01.01.2006 №1/ГПЛ-01/06

(далее – договор поставки от 01.01.2006) и дополнительного соглашения к

нему от 02.04.2007, заключенных заводом (поставщиком) и обществом

«Рузком» (покупателем), завод поставлял обществу «Рузком» паштеты

мясные и печеночные.

Упаковка для производимых заводом паштетов поставлялась

обществом «Рузком» (подпункты 1.2, 2.4, пункт 4 дополнительного

соглашения от 02.04.2007), а изготавливалась предприятием по заказу

общества «Рузком» по представленным последним макетам.

Судами первой и апелляционной инстанций при новом рассмотрении

дела исследованы фотографии образцов продукции, реализуемой

обществом «Рузком», каталог продукции, прайс-лист от 04.04.2011,

литографированные жестяные банки, на которых размещены

комбинированное обозначение, включающее натуралистические

изображения коровы, гуся и петуха, готовые к употреблению продукты

(хлеб, паштет, овощи), детали сельского пейзажа, а также словесный

элемент «Наше» и расположенный над ним более мелким шрифтом

словесный элемент «новое качество». Кроме того, судами исследованы

результаты социологического опроса от 23.06.2010, проведенного фондом

«Общественное мнение» по заказу закрытого акционерного общества

«Хаме Фудс» в 10 городах Российской Федерации в период с 19 по

21 июня 2010 года.

Сравнив товарный знак «Нame», правообладателем которого

является общество «Хаме с.р.о.» по свидетельству о международной

регистрации № 726510, и обозначение «Наше», используемое обществом

«Рузком», суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о

наличии сходства до степени смешения.

С учетом данных обстоятельств суды сделали вывод о

подтверждении имеющимися в деле доказательствами нарушения

обществом «Рузком» исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на

использование на территории Российской Федерации товарного знака

«Нame» (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации;

далее – Кодекс) и наличии оснований для взыскания с общества «Рузком»

компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Кодекса.

Суд первой инстанции счел доказанными нарушения и обществом

«Рузком», и заводом исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на

товарный знак «Нame».

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой

инстанции в части удовлетворения требований общества «Хаме с.р.о.» к

заводу, исходил из следующего.

В соответствии с подпунктами 1.1, 1.2, 4.1 дополнительного

соглашения от 02.04.2007 к договору поставки от 01.01.2006 упаковка для

производимых заводом паштетов поставляется обществом «Рузком»,

которое своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн этикеток и

упаковок (включающий торговую марку, изображение и пр.) и

самостоятельно несет ответственность за нарушения прав третьих лиц в

связи с использованием обозначений, размещаемых на данных этикетках и

упаковках.

Доказательств, подтверждающих самостоятельное использование

заводом обозначения «Наше», сходногодо степени смешения с товарным

знаком «Нame», а равно введение в гражданский оборот товаров с

указанным обозначением именно заводом, в материалах дела не имеется.

На этом основании суд апелляционной инстанции сделал вывод о

том, что признаки нарушения исключительных прав общества «Хаме

с.р.о.» на товарный знак «Нame» в действиях завода отсутствуют.

Суд кассационной инстанции согласился с указанным выводом суда

апелляционной инстанции.

Между тем судами апелляционной и кассационной инстанций не

учтено следующее.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 Кодекса нарушением

исключительного права правообладателя на товарный знак является

использование без его разрешения сходных с его товарным знаком

обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в

результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том

числе путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который

производится, предлагается к продаже и продается или иным образом

вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Материалами дела подтверждено, что на основании договора

поставки от 01.01.2006 и дополнительного соглашения к нему

от 02.04.2007 завод паковал свою продукцию в предоставленную

обществом «Рузком» контрафактную упаковку, на которой незаконно

размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком

«Нame» (пункт 1 статьи 1515 Кодекса), и изготовителем продукции указан

именно завод.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении заводом

исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Нame»,

предусмотренном пунктом 3 статьи 1484 Кодекса.

Таким образом, если лицо расфасовывает собственный товар в

упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак,

действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного

товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на

товарный знак.

Следовательно, применение к заводу ответственности,

предусмотренной пунктом 2 статьи 1515 Кодекса, является правомерным.

У судов апелляционной и кассационной инстанций отсутствовали

основания для отмены решения суда первой инстанции от 24.06.2011 в

части удовлетворения требований общества «Хаме с.р.о.» к заводу.

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты

согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации подлежат отмене в части как нарушающие

единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм

права.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по

делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на

основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в

настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на

основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5

части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

 

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда

от 17.10.2011 и постановление Федерального арбитражного суда

Московского округа от 25.01.2012 по делу № А41-8764/10 Арбитражного

суда Московской области в части отказа в удовлетворении требований

общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.» к закрытому

акционерному обществу «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод»

отменить.

Решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.2011 в

части взыскания с закрытого акционерного общества «Лыткаринский

мясоперерабатывающий завод» в пользу общества с ограниченной

ответственностью «Хаме с.р.о.» компенсации за незаконное использование

комбинированного обозначения, включающего словесный элемент

«Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Нame»

(международная регистрация № 726510), в размере 4 299 339 рублей

40 копеек оставить без изменения.

В остальной части постановление Десятого арбитражного

апелляционного суда от 17.10.2011 и постановление Федерального

арбитражного суда Московского округа от 25.01.2012 по указанному делу

оставить без изменения.

Председательствующий А.А. Иванов

адвокат регистрация сми лицензии связи