Правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере за незаконное использование товарного знака


Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации опубликовал постановление по делу № 7905/09 от 20 сентября 2011 года, в котором рассматривался спор о правомерности взыскания компенсации, предусмотренной за незаконное использование товарного знака, при использовании товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем правообладателю. Спор состоял в следующем. Открытое акционерное общество обратилось в Арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу, о взыскании суммы компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака, а также суммы расходов, понесенных в связи с восстановлением нарушенного права и судебных расходов.

 

Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены в части взыскания компенсации и госпошлины, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Постановлением апелляционного суда, решение суда первой инстанции изменено: размер компенсации увеличен. Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. Суды, однако, отказались применить в данном деле подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, позволяющий взыскать с нарушителя компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. По мнению судов трех инстанций, эта норма должна применяться только в случаях, когда нарушитель использовал тождественный товарный знак, а не при использовании обозначения, сходного до степени смешения.

 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов Фабрика просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований. Заявитель полагает, что суды необоснованно отказали во взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Коллегия судей ВАС 9 июня передала дело в президиум ВАС, поддержав доводы жалобы заявителя. Коллегия судей ВАС считает, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК должен применяться не только в случаях, когда нарушитель использовал тождественный товарный знак, но и в случаях, когда использовалось обозначение, сходное до степени смешения.

 

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

 

Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в части размера взыскиваемой компенсации противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности и подлежат отмене в данной части.

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

№ 3602/11

Москва 27 сентября 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в

составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В.,

Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В.,

Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В.,

Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Московская

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» о пересмотре в порядке надзора

решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по делу

№ А08-8099/2009-30, постановления Девятнадцатого арбитражного

апелляционного суда от 09.07.2010 и постановления Федерального

арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества «Московская

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (истца) – Бостан О.Н.,

Шайхутдинова П.А.;

от закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика

«Славянка» (ответчика) – Конюшенко Е.И., Михин Б.В., Осипов Г.С.,

Певко М.А., Серпкова Н.А., Сосов М.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также

объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в

деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика

«Красный Октябрь» (далее – фабрика «Красный Октябрь») обратилось в

Арбитражный суд Белгородской области с иском к закрытому

акционерному обществу «Кондитерская фабрика «Славянка» (далее –

фабрика «Славянка») о взыскании 313 524 652 рублей компенсации за

незаконное использование комбинированного товарного знака со

словесным элементом «Аленка» (свидетельство № 184515), а также

394 000 рублей расходов, понесенных в связи с восстановлением

нарушенного права, и 100 000 рублей судебных расходов (с учетом

уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010

исковые требования удовлетворены в части взыскания 5 500 000 рублей

компенсации, 39 000 рублей госпошлины, в удовлетворении остальной

части исковых требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда

от 09.07.2010 решение суда первой инстанции изменено: размер

компенсации увеличен до 10 000 000 рублей.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа

постановлением от 12.10.2010 постановление суда апелляционной

инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской

Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов

фабрика «Красный Октябрь» просит их отменить, ссылаясь на

неправильное применение судами норм материального права, нарушение

единообразия судебной практики и несоответствие выводов судов

фактическим обстоятельствам дела, и принять новый судебный акт о

частичном удовлетворении исковых требований.

Заявитель полагает, что суды необоснованно отказали во взыскании

компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров,

произведенных и реализованных ответчиком в 2008 году, в сумме

57 369 782 рублей. По мнению заявителя, суды неверно истолковали

положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс), сочтя, что

указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее

исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с

зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение,

сходное с ним до степени смешения. При этом заявитель не оспаривает

выводы судов о необоснованности взыскания компенсации в двукратном

размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и

реализованных ответчиком в 2006 – 2007 годах, в сумме

256 154 870 рублей, так как на указанный период не может быть

распространено действие нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515

Кодекса, вступившей в силу с 01.01.2008.

В отзыве на заявление фабрика «Славянка» просит оспариваемые

судебные акты оставить без изменения, поскольку полагает, что суды

сделали правильные выводы о невозможности применения подпункта 2

пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. По мнению фабрики

«Славянка», согласно буквальному толкованию данной нормы, а также

системному толкованию положений названной статьи взыскание

компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров

возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам

товарный знак, а не сходное с ним обозначение. Компенсация,

взыскиваемая в указанном размере, не сопоставима с размером убытков

потерпевшего и фактически является штрафной санкцией.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве

на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей

участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные

акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела,

фабрика «Красный Октябрь» является правообладателем

комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка»,

охраняемого свидетельством Российской Федерации № 184515 в

отношении товаров 30-го класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена с 21.09.1999 по 21.09.2019.

Фабрика «Красный Октябрь» производит и реализует на рынке

кондитерских изделий на территории Российской Федерации плиточный

шоколад под названием «Аленка» с использованием названного товарного

знака: на упаковке изображена голова девочки в цветастом платке, из-под

которого выбивается челка.

Данный товарный знак применяется в следующем цветовом

сочетании: желтый (нижняя часть), темно-коричневый (верхняя часть),

золотистый, зеленый, красный.

В таком цветовом сочетании комбинированное обозначение со

словесным элементом «Аленка» решением Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

от 05.03.2009 признано с 21.01.2009 общеизвестным в Российской

Федерации товарным знаком.

Судами установлено и ответчиком не оспаривалось, что фабрика

«Славянка» в период с 2006 года по сентябрь 2008 года производила и

вводила в гражданский оборот плиточный шоколад под названием

«Алина», упаковка которого имела аналогичное цветовое решение и

изображение головы девочки в похожем цветастом платке, из-под которого

выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008 по

делу № 1 14/67-08 установлены факты введения фабрикой «Славянка» в

гражданский оборот на рынке кондитерских изделий плиточного шоколада

«Алина» с использованием комбинированного обозначения и сходства до

степени смешения указанного обозначения с комбинированным товарным

знаком по свидетельству № 184515. Названным решением действия

фабрики «Славянка» по введению в оборот плиточного шоколада «Алина»

с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным

знаком фабрики «Красный Октябрь», направленные на получение

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,

признаны недобросовестной конкуренцией и нарушающими пункт 4 части

1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции». Обоснованность данного решения подтверждена

вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города

Москвы от 24.04.2009 по делу № А40-1343/09-149-13.

Кроме того, в подтверждение сходства до степени смешения между

комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Аленка»

фабрики «Красный Октябрь» и изображением, расположенным на лицевой

стороне упаковки шоколада «Алина», истцом представлено заключение

Российского государственного института интеллектуальной

собственности. Факт смешения подтверждается и выводами

социологического исследования, проведенного Всероссийским центром

изучения общественного мнения.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного

права на охраняемый по свидетельству № 184515 товарный знак, заявил

требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости

реализованной контрафактной продукции. Из представленных ответчиком

расчетов фактической себестоимости и прибыли по группе продукции

«шоколад «Алина» общая выручка-стоимость реализованной продукции за

2006 – 2008 годы составила 156 762 326 рублей, двукратный размер

стоимости реализованной контрафактной продукции – 313 524 652 рубля.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды исходили из того,

что факт введения ответчиком в гражданский оборот продукции с

размещенным на упаковке обозначением, сходным до степени смешения с

товарным знаком истца, в период с 2006 года по сентябрь 2008 года

подтвержден преюдициальным судебным актом по делу

№ А40-1343/09-149-13, материалами настоящего дела и не оспаривается

ответчиком. При этом суды признали, что товары, производимые

ответчиком и истцом, являются однородными.

Учитывая разъяснения, изложенные в подпункте 2.1. постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суды пришли к

правильному выводу о том, что в рассматриваемом деле к отношениям

сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного

до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 01.01.2006

по 31.12.2007 подлежат применению нормы Закона Российской Федерации

от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных

знаках), а с 01.01.2008 – положения части четвертой Гражданского

кодекса.

Пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках определено, что

нарушением исключительного права правообладателя (незаконным

использованием товарного знака) признается использование без его

разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации

товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак

зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение

товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на

товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся,

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории

Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью,

либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении

работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в

гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет,

в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно

используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения

обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках

вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель

вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или

наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом

денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных

размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса

правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя

вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по

усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное

использование товарного знака.

Истец в качестве меры ответственности за нарушения, допущенные

в 2008 году, потребовал компенсацию в размере, предусмотренном

подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Однако суды

пришли к выводу, что согласно буквальному смыслу указанной нормы

взыскание компенсации в таком размере возможно только в том случае,

если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не обозначение,

сходное с ним до степени смешения, что имело место в настоящем деле.

Поэтому суды признали, что фабрика «Красный Октябрь» вправе

требовать компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 1

пункта 4 названной статьи.

Определяя сумму компенсации, подлежащей взысканию, суд первой

инстанции исходил из ее максимального размера, установленного

законодательством: за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 – 50 тысяч

минимальных размеров оплаты труда (но ошибочно исчислил ее в сумме

500 000 рублей), с 01.01.2008 – 5 000 000 рублей.

Учитывая допущенную судом первой инстанции арифметическую

ошибку, суд апелляционной инстанции изменил решение, взыскав

компенсацию в размере 5 000 000 рублей за период с 01.01.2006 по

31.12.2007 и 5 000 000 рублей – с 01.01.2008.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и

апелляционной инстанций.

Между тем судам необходимо было учесть следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого

зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит

исключительное право использования товарного знака в соответствии со

статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом

(исключительное право на товарный знак), в том числе способами,

указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может

распоряжаться исключительным правом на товарный знак

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено

для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых

товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного

знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот

на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с

этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при

выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с

введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже

товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на

вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и

при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе

использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным

знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в

результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо

возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация

подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является

санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация

представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой

ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные

в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия

и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки

товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с

ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и

уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток,

упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех

случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в

общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за

счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров

незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени

смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при

выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или

сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с

документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, нарушением исключительного права владельца

товарного знака признается использование (размещение на товаре или

упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним

до степени смешения обозначения.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два

типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении

исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе

сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на

контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с

товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору

требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном

подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в том

числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер

компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи,

ограничен пределами, установленными законодателем и признан им

соразмерным последствиям правонарушения.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в части

размера взыскиваемой с 01.01.2008 компенсации нарушают единообразие

в толковании и применении арбитражными судами норм права,

противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации по вопросам применения законодательства об

интеллектуальной собственности и в силу пункта 1 части 1 статьи 304

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат

отмене в данной части.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой

инстанции для определения размера компенсации, подлежащей

взысканию.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по

делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на

основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в

настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на

основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2

части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по

делу № А08-8099/2009-30, постановление Девятнадцатого арбитражного

апелляционного суда от 09.07.2010 и постановление Федерального

арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу в

части взыскания компенсации с 01.01.2008 отменить.

Дело в этой части передать на новое рассмотрение в Арбитражный

суд Белгородской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий А.А. Иванов

адвокат регистрация сми лицензии связи